Nos planteábamos en el artículo anterior si los empresarios o emprendedores cuya actividad está o va a estar basada, entre otras, en la venta-on line de perfumería y cosmética de lujo, y que han adquirido dichos productos para su reventa pueden realizar dichas ventas on-line sin la autorización de su titular. Y cuándo, por otro lado, el titular de una marca de lujo podrá prohibir esa ulterior comercialización de productos bajo su marca por parte de un tercero ajeno a su red de distribución.
Para contestar a dichas preguntas introdujimos el concepto del agotamiento de derecho de marca que va a limitar los casos en que el titular puede prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o similar, y la excepción que operaba en la aplicación de dicha doctrina, en el caso de que la forma de comercializar los productos en una plataforma on-line perjudique la imagen y prestigio de la marca. Para ello analizaremos en detalle la Supremo de 22 de abril de 2016 (en adelante “STS Grupo L’oreal vs Websales Ibérica, S.L”).
La STS Grupo L’oreal vs Websales Ibérica, S.L., dictada en casación, versa precisamente sobre la comercialización de perfumería de lujo por parte de un tercero ajeno a la red de distribución selectiva del Grupo L’Oreal declarando la infracción de marca de las actoras. La relevancia de esta Sentencia estriba en tres puntos clave:
1) La comercialización fuera del sistema de distribución selectiva, incluso si se realiza online, no constituye, por sí misma, un motivo legítimo que permita al titular de marca oponerse a la comercialización de los productos y excepcionar, por tanto, el agotamiento de la marca.
2) Está justificada la excepción al agotamiento de marca cuando las circunstancias en que se comercializan los productos afectan negativamente a las funciones de dicha marca y, por tanto, la perjudican. En este sentido la Sentencia reconoce que determinadas circunstancias (nombre de la página web, presentación en ella de los productos por criterios esencialmente alfabéticos junto con otros de inferior calidad, limitación de la gama de productos, limitación de estocaje, falta de novedades, no admisión de la devolución de productos) no son inherentes a la comercialización on-line de productos de perfumería, por lo que su exigencia no supone una prohibición de facto de la comercialización de tales productos exclusivamente por Internet, y, sin embargo, sí son susceptibles objetivamente de afectar negativamente a la reputación de las marcas de los demandantes pues perjudican el aura y la imagen de prestigio que confieren a sus productos una sensación de lujo.
3) Siguiendo la no exenta de polémica Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 13 de Octubre de 2011, caso Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, el Tribunal Supremo en la STS Grupo L’oreal vs Websales Ibérica, S.L, considera que la imposición y el traslado de criterios de la red selectiva como la exigencia de un punto de venta físico, servicio de asesoramiento o la venta a prueba mediante testers o probadores) puede suponer la prohibición de venta por internet a comerciantes que carezcan de establecimiento físico, lo que supone excluir la competencia de un modo incompatible con el artículo 101 del TFUE dado que constituye una restricción injustificada de la competencia y por tanto no supone un motivo legítimo que justifique la excepción al agotamiento de las marcas de las demandantes. Sin embargo, es preciso destacar que el 26 de Julio de 2017 se publicaron las conclusiones del abogado general Nils Whals en el asunto Coty (C-230-16) en el que manifiesta la compatibilidad del derecho de la competencia de un sistema de distribución selectiva por el que se prohíba a los distribuidores autorizados revender los productos a través de plataformas de terceros como Amazon. Dichas conclusiones no son vinculantes para el TJUE, aunque dicho Tribunal suele seguirlas en la mayoría de los casos.
En conclusión, a la espera del fallo definitivo del TJUE en el asunto Coty, y en respuesta a las cuestiones planteadas, según la Sentencia del Tribunal Supremo existirá infracción de marca y estará justificada la excepción al agotamiento de derecho cuando existan circunstancias que pueden menoscabar la imagen y la reputación de la marca, y siguiendo esta Sentencia, no por incumplir las condiciones que imponen los titulares en su red de distribución selectiva incluso en la venta sea on-line.
Sin embargo, habrá que estar atentos a la resolución del TJUE en el asunto Coty puesto que, si se permite al titular prohibir al distribuidor revender productos a través de plataformas de terceros, en un intento de controlar directamente dicha reventa y los mercados paralelos, habrá que ver como nuestra Jurisprudencia adapta esta nueva línea en este pulso entre titulares de marcas de perfumería de lujo y plataformas de reventa on-line que viene librándose desde hace años.
Asimismo, cabe destacar que la Sentencia del Tribunal Supremo conduce tanto a los titulares de marca como a los revendedores a realizar un análisis pormenorizado de las circunstancias concretas de comercialización de los productos lo cual no excluye cierto grado de subjetividad que a la postre en caso de conflicto acabará decidiendo un juez.
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