http://beautyclusterbarcelona.com/blog/perjuicio-la-imagen-prestigio-la-marca-las-ventas-on-line-perfumeria-cosmetica/

EL PERJUICIO A LA IMAGEN Y PRESTIGIO DE LA MARCA EN LAS VENTAS ON-LINE DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA I

  • INTRODUCCIÓN

La revolución tecnológica en la que nos vemos inmersos tiene como consecuencia positiva un proceso de transformación en los modelos de eficiencia y productividad. Así, Internet como fenómeno de impacto en la contratación electrónica ha supuesto en los últimos años la proliferación de páginas dedicadas a la venta on-line de perfumes y productos cosméticos de marcas registradas de titulares ajenos a la empresa que comercializa on-line dichos bienes.

Así mismo, muchos de estos productos se corresponden con los denominados “productos de lujo” cuya comercialización ha venido realizándose mediante un sistema de red de distribución selectiva en la que los distribuidores-minoristas son directamente seleccionados por el titular de dichas marcas de lujo, y siempre cumpliendo unas determinadas condiciones de comercialización justificadas precisamente por ese carácter de prestigio de las marcas. Por ello, estos titulares han interpuesto un número considerable de demandas contra dichas plataformas on-line alegando infracción de sus marcas y actos de competencia desleal que, en general, exceptuando algunos casos, han sido estimadas en su mayoría a lo largo de una corta pero considerable evolución jurisprudencial que ha ido acotando los criterios para estimar la infracción de marca.

  • CUESTIÓN PLANTEADA

No es de extrañar, por tanto, que aquellos empresarios o emprendedores cuya actividad está o va a estar basada, entre otras, en la venta on-line de perfumería y cosmética de lujo, y que han adquirido dichos productos para su reventa, se planteen si pueden realizar dichas ventas on-line sin la autorización de su titular. Por otra parte, focalizándonos en el otro lado de la ecuación cabe cuestionarse así mismo ¿Cuándo el titular de una marca de lujo podrá prohibir esa ulterior comercialización de productos bajo su marca por parte de un tercero ajeno a su red de distribución?

Para contestar a dichas preguntas es necesario introducir el concepto del agotamiento del derecho de marca como límite a la facultad del titular para prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o similar para distinguir productos idénticos o similares en el tráfico económico y cuando opera la excepción a la aplicación a dicho concepto de agotamiento.

  • NORMATIVA, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA APLICABLES

A) AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

La Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 (en adelante “LM”) y el Reglamento (CE) nº 207 /2009 sobre la marca de la Unión Europea, (en adelante “RMUE”) en sus artículos 34 y 9 respectivamente, facultan al titular de una marca registrada a prohibir a terceros en el tráfico económico el uso de un signo idéntico o similar para distinguir productos o servicios idénticos o similares. En consecuencia, a priori, el uso de una marca similar o idéntica a una ya registrada sin la autorización de su titular supone una infracción de derecho de marca y un acto de competencia desleal. Sin embargo, el mencionado ius prohibendi se ve limitado y no permitirá al titular de una marca prohibir el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento. El agotamiento del derecho de marca encuentra su correspondencia normativa en los artículos 34 de la LM y 13 del RMUE y será de aplicación cuando esa primera comercialización, entre otros requisitos, sea realizada sin que la marca o los productos identificados con la misma se hayan visto alterados o modificados sustancialmente por la comercialización.

La razón de ser del agotamiento del derecho estriba en evitar que el titular de marca pueda impedir arbitrariamente la comercialización ulterior en la Unión Europea monopolizando y compartimentando los mercados, pues ello sería contrario al principio de libre circulación de mercancías consagrado en los artículos 28 y 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

B) PERJUICIO PARA LA REPUTACIÓN E IMAGEN DE LA MARCA

La función condensadora del goodwill o reputación de la marca es una de las funciones más importantes de ésta ya que es el mecanismo que permitirá a su titular condensar la buena fama que se le presupone por parte del consumidor y la preferencia de éste por un producto bajo una determinada marca respecto de otra. Esta función es especialmente relevante en el caso de las marcas renombradas y ha sido expresamente puesta de relieve tanto por la Jurisprudencia Europea como nacional desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas Hoffman-La Roche/Centra Farm de 1978 hasta la más reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2016 (en adelante “STS Grupo L’oreal vs Websales Ibérica, S.L”); Es en esta última sentencia, y que analizaremos en detalle en el próximo artículo, en la que precisamente se rechaza aplicar la doctrina del agotamiento cuando la forma de comercialización de los productos llevada a cabo por los revendedores perjudica la función condensadora de la reputación, constituyendo así un motivo legítimo para no aplicar la doctrina del agotamiento. Teniendo en cuenta además las conclusiones del abogado general Nils Whals en el asunto Coty (C-230-16) en el que manifiesta la compatibilidad del derecho de la competencia de un sistema de distribución selectiva por el que se prohíba a los distribuidores autorizados revender los productos a través de plataformas de terceros como Amazon.

(Continuar hacia la segunda parte del artículo)

Leonor Valls

Abogada en Barcelo Abogados

lvalls@barcelo-abogados.com